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意図的 or not 意図的?調査の「漏れ」

特許調査において「漏れ」という単語は、通常、ネガティブな印象で語られます。できるだけ起きて欲しくないもの。避けたいもの。しかし、「漏れ」を単に「調査範囲に含んでいない」という、ポジティブとは言えないまでもニュートラル(?)に使う場合においては、特段忌避するものではありません。

「漏れ」がネガティブになるかどうか、それはその漏れが意図的なものかそうでないかによります。

前回の「再公表公報」シリーズ第三部公開後、@hirohashyさんがこのようなツイートをされていました。
日本語でされた国際特許出願であって、国内書面が提出され、国内移行された案件が再公表公報の発行の要件となると、日本語出願のPCT出願が必ずしも再公表公報が発行される訳でもないということか。移行しなければ、国際公開公報のみになる可能性もあるということだな。

すなわち、日本語の特許文献が100%日本で発行されるわけではなく、日本の特許データベースをが日本語の特許文献を100%収録しているわけではない、ということです。

では、果たして「日本に国内移行しなかった日本語WO公報が調査範囲に含まれないこと」は、「漏れ」なのでしょうか?

確かに第二部で、
・ 再公表公報の発行には大きなタイムラグがあること、
  (公表公報も同様)
・ HYPAT-iデータベースでは「発行日」を条件指定するとそれは国内公報発行日
  (公表日・再公表日)を意味すること、
  (指定日時点で日本国内未発行でも公知文献たりうる国際公開が漏れる)
・ PATOLISで発行日を「PD」で指定すると、公開公報しかヒットしないこと、
・ PATOLISで発行日を「PDX」で指定しても、公表・再公表については公表日・再公表日を
  意味すること、
・ PATOLISでは国際公開日を「PDI」で指定できるがHYPAT-iでは国際公開日を指定する
  機能がないこと、
  

といった再公表公報特有の事情を書きましたが、これは換言すればすなわち、

1) 再公表公報や公表公報が未発行の日本出願は、データベースに収録されない。
  (少なくともIPDL、PATOLIS、HYPAT-iには収録されない。つまり漏れる。)
2) 公知日が例えば「2011年1月10日以前」の先行文献を見つけたい場合、
  HYPAT-iで発行日を「~ 2011年1月10日」と指定すると、日本で未発行だが
  すでに2009年3月31日に国際公開されている日本語WO公報が漏れる
3) PATOLISでは検索コード「PD」「PDX」を用いると、同様に漏れる
4) 但しPATOLISには「PDI(国際公開日)」という検索コードが用意されており、
  PDI<=20110110という検索式を併用すれば網羅できる。


ということになるわけです。

果たして、この「漏れ」をどう捉えるか。

私は、この「漏れ」の捉え方、扱い方は、調査の目的と予算にかかっていると考えています。

例えば1)の漏れは、「現時点で生きている出願や権利」を調査する侵害予防調査においては常にその可能性を気に留めておかなければならないと言えます。が、10年前の出願日を持つ特許を無効化したい調査の場合は、さほど気にしなくて良い点です。ただし、無効化資料調査においては、2)、3)、4)の漏れの可能性を考慮しなければなりません。

ですが、お客様の予算や納期によっては、「敢えて公表・再公表公報を探しに行くことをしない」という選択肢もあり得るとも考えています。とにかく低予算の場合や短納期の場合、わざわざ件数を増やしたり別のデータベースを使用するコストや手間をかけたりすることが、必ずしも求められないこともあるのです。

ですから、意図して「日本に国内移行しなかった日本語WO公報が調査範囲に含まないこと」は、(特にそれが侵害予防調査なら)ネガティブな「漏れ」とは言えませんし、逆にお客様から相応の予算と納期を頂いた上で、できる限り網羅性の高い調査を依頼されていながら「日本に国内移行しなかった日本語WO公報」の存在を忘れていたとなれば、これは意図しなかったネガティブな「漏れ」と言えます。

ですからその後の@hirohashyさんのツイート
網羅性を追求すると母集団も大きくなり、莫大な費用になるケースがあるから、その辺バランスになると思う。その辺提案して貰えるようなコンサル的な要素がある調査会社が私個人としては望むところです。
は、まさに私の考えるところでもあるのです。

どのような公報までを調査対象とするのか、サーチャーは受注の際にしっかり提案と説明ができる必要がありますね。多少クドくなっても
「あれは含めますか?」
「これはひとまず除外しますか?」

という確認は絶対に必要です。
「この検索式ではコレコレのような文献は含まれますか?」
とお客様に尋ねられて、サーチャーが
「えーーーっと…」
なんて口ごもってしまうようでは、お客様に不安を抱かせてしまいます。
「含まれます」「含まれません」
としっかり回答して、含まれない場合はどうして含めなかったのか、含まれない部分は追加調査可能か、含める場合は予算と納期がどのように変わるのか…サーチャーがきちんと納得のいく説明ができれば、お客様も安心して任せて下さるに違いありません!
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by hemp-vermilion | 2011-01-14 00:26 | 知財いろいろ

あとがき

前回、前々回と2回にわたって再公表公報をフィーチャーしてきた当blogですが、毎日毎日何百件という公報を読んでいながら、公報そのものについて記事を書いたことは今まで一度もなかったのだなぁと思いました。

どうやって見つけるのか、どうやって探すのか、どこに何が書いてあるのか…そんなことは考えていても、公報にはどんな情報が載るのかくらいは知っていても、それがどうしてそうなるのかを改めて考えることは少なかったといえます。

ところで、再公表公報にからめて、最後にもうひとつ。

前々回の記事で、再公表公報にはベースとなる特許法上の規定がない、ということを書きましたが、実は再公表公報と同様、特許法上の規定が無いのに特許庁がサービスとして発行している公報が、まだあります。それは、何でしょうか???


それは、出願日から18ヶ月経過前までに登録公報が発行された出願の、公開公報です。

特許法第64条では
(出願公開)第64条
特許庁長官は、特許出願の日から1年6月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第1項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。

と規定されているので、例えば出願と同時に早期審査請求をして、出願から18ヶ月を経過する前に設定登録がされて登録公報が発行されたような場合は、公開公報を発行せずともよいのです。公表前に登録公報が発行になった国際出願も同様。

ちなみに公表公報は184条の9、登録公報(特許掲載公報)は66条、審決公報は193条、の各規定に基づいて発行されています。

というわけで、こういったケースの場合、以前は公開公報は発行されていなかった、と聞いています。ですが、最近は発行されるようになったのですね(そして過去の未発行分は現在全て遡及発行済み)。理由は再公表公報と同じ、「サーチの便のため」です。なまじ「全ての出願は公開される(=公開系公報が発行される)と思い込んでいると、調査漏れが起きてしまうという問題点があったからです。

と、再公表公報というネタだけでひとりで3日も盛り上がってしまいましたが、生意気に知ったようなことをこんなところで書いちゃったりするネタを仕入れて蓄積することができたのも、今まで私に教えて下さったり、逆に私を質問攻めにして下さったりした職場の方々のおかげなのだなぁとつくづく思いました。さらに、senri4000さん、酒井美里さんにも刺激を受けました。色々な方々に、本当に感謝しています。

と、なんだか再公表シリーズのあとがきのようになってしまったこの記事。
たまには、こんな記事もいいよね。

各公報の概要・関係法規については…
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by hemp-vermilion | 2011-01-11 20:04 | 知財いろいろ

再公表公報~その有り難くも面倒くさい存在

前回は再公表公報とは何者か、という記事を書きましたが、今回はその続き、サーチャーにとって再公表公報がいかなる存在か、ということについて書こうかと思います。

何のために法的根拠もない再公表公報がわざわざ発行されるかと言えば、それは前回の記事にも書いたとおり、日本の人がその発明情報や法的状況情報にアクセスしやすいようにするためです。日本で公報が発行されなければ、日本の特許データベース(IPDLも商用データベースも)に収録されず、日本でされた特許出願なのにもかかわらず、わざわざ他のデータベース(大抵はUIが日本語でない)を当たらなければならなくなります。

これは、日本で特許情報にアクセスしようとする人にとって好ましい状況ではありません。例えば製品の開発・製造・販売等を行うに当たっては、それらの行為が第三者の権利を侵害するものであるおそれがないかどうかを確認するために侵害予防調査を行う必要がありますが、この調査では通常「現時点で権利になっている」登録公報だけでなく、「将来権利化される可能性がある」公開系公報も調査対象に含めます。

このとき、再公表公報が発行されていなければ、当然データベースにも収録されず、従って調査から「漏れ」ることになります。侵害可能性のある他者特許は見つからなかったと安心して実施に踏み切った後で、日本語WO公報とともに警告書が送られてきた日には、泣くに泣けません。

WO公報を収録する他のデータベースも併せて検索すれば済む話、といえばそれまでですが、そのようなデータベースは日本の特許データベースより検索コストがかかったり、UIが日本語でなかったりします。あるいはデータベース作成者が、日本の特許文献だけでなく日本語WO公報も収録対象にするくらいのサービスをすればいいのに、という意見もあるかもしれませんが、データ収録に際して多大なコストが発生するので、それがデータベース利用料金に跳ね返ってくると思うと、簡単に賛成もできません。

といったことを考えると、単なる日本語WO公報の再発行というだけであっても、日本国特許庁によって所定の形式に則った公報が発行され、整理標準化データが整備されるということは、特許情報にアクセスする側にとっては大変に大変に有り難いことと言えるわけですね。

ただ、やっぱりそこは再公表(?)。ただ有り難いだけでは終わらず、実は少々面倒くさい存在でもあったりします。

通常、日本に出願された発明は出願から18ヶ月後に公開されます。国際出願された発明も、出願から18ヶ月後に公開されます。どちらも、優先権主張を伴う場合は、優先日から18ヶ月後に公開されます。が、日本で公表・再公表が発行されるのにはタイムラグがあり、時として出願日(優先日)から2年も3年もかかることがあるのです。

何か例として示せるような日本語WOを検索しようかな、と考えたら、ふと自分が過去にこのblogで紹介したことのある日本語WO公報の存在を思い出したので、それを例にとりますと、

2007年08月27日 特願2007-246124を出願
2007年11月21日 特願2007-246124を優先権基礎としてWO2007JP73002を国際出願
2009年03月05日 WO2009/028115が発行(発行言語は日本語)
2010年02月18日 日本に国内書面提出(特願2009-529960)
2010年04月27日 出願審査請求
2010年11月25日 再公表公報発行

国際公開は優先日から約18ヶ月後にほぼタイムラグなく発行されていますが、再公表公報の発行は、なんと優先日から3年以上経ってからです。この3年間は再公表公報発行の恩恵に与ることができないと思うと、せっかくの有り難みも半減してしまうような…

いやいや、それでも、過去全ての日本語WO公報を別途調べることよりは、直近の数年間の分だけを調べることの方が、よっぽど手間もコストもかからなくてよい、と私は思っています。

ただ、
・ 再公表公報の発行には大きなタイムラグがあること、
  (公表公報も同様)
・ 公開の効果は再公表日でなく国際公開日がベースとなること、
  (公表の効果は国内公表日ベース、[184条の10])
・ HYPAT-iデータベースでは「発行日」を条件指定するとそれは国内公報発行日
  (公表日・再公表日)を意味すること、
  (指定日時点で日本国内未発行でも公知文献たりうる国際公開が漏れる)
・ PATOLISで発行日を「PD」で指定すると、公開公報しかヒットしないこと、
・ PATOLISで発行日を「PDX」で指定しても、公表・再公表については公表日・再公表日を
  意味すること、
・ PATOLISでは国際公開日を「PDI」で指定できるがHYPAT-iでは国際公開日を指定する
  機能がないこと、

等々といった特殊な事情を飲み込めていないと、予想外の調査漏れを引き起こしたりする場合があるので、要注意!

と、再公表公報は、検索するのにかくもまぁ面倒くさい存在であったりするのです。

ワタクシとしましては、「年金たまご」が国内段階移行して審査請求までされているってことにビックリいたしました。しかも国内書面提出前に出願審査請求して却下されていたり。とっても権利化したいのね、きっと。。。
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by hemp-vermilion | 2011-01-10 11:14 | 知財いろいろ

再公表公報って何者!?

先日、senri4000さんのblog「若手のギモン(6):再公表」の記事を読んで、前の職場で新人(といっても漏れなく私よりお年上の方々でしたが)が入社した際にお局として色々と説明役をつとめるたび、「再公表って何ですか?」という質問をされてきた私は、偉そうに説明していたけれど自分も新人の頃に「若手2号君」と同じ間違いをして、先輩に「再公表っていうのはね…」と説明をしてもらったなぁなどということを、しみじみと思い出してしまったのでした。

どんな記事かといいますと、
・ senri4000さんの部下である「若手2号君」が再公表公報を出願番号から
  IPDLの「特許・実用新案文献番号索引照会」で検索しようとしたら
  検索結果に公報番号が表示されなかった、
・ 相談されたsenri4000さんが調べたところ、酒井美里さんのblog記事
  行き当たった、
酒井さんの記事には「一見、公報レイアウトなので、『公報じゃん?』
  って思えるのですが、実は公報ではありません。」つまり日本の公報では
  ないので、文献番号索引照会では出てこない、という説明がされていた、
というものです。

う~はしょりすぎてゴメンナサイ。詳しくはsenri4000さんの記事を読んで下さい。

話を戻しまして。

あ~これ~。
私は当時の上司に言われましたっけ、「再公表公報は公報じゃないからね」って、新人の頃に。ポカンとする私に先輩方があれこれと説明してフォローしようとして下さいましたが、その時は混乱するだけだったなぁ。

公報という名前だけれど公報じゃない?一体「再公表公報」って、何者なのでしょうか。
注)ここから先は特許にのみ関する記載をしていきます。

再公表公報の公報番号を見てみると、「再公表 WO @@/@@@@@@」と書かれてあります。ここだけ見てもすでにもう「日本の公報じゃない」感が漂っています。そのとおり、再公表公報とは実はWO公報、つまり国際公開公報なのです。

日本で発明が特許出願されると、特許法第64条により、出願から18ヶ月後には全て公開公報が発行されます(早期公開請求された場合や優先権主張している場合はもっと早い)。同様に、国際出願がされるとやはり18ヶ月後には全て国際公開公報が発行されます。国際公開公報の発行言語は現時点で10カ国語、英語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、スペイン語、中国語、アラビア語、韓国語、ポルトガル語、そして日本語です。国際出願が日本の国内段階に移行すると、日本語以外の言語で発行された公報(明細書)は日本語に翻訳され、公報として発行されます(特許法第184条の9)。これが「公表公報」で、その効果はほぼ公開公報と同じです(第184条の10)。

では、WO公報が日本語で発行された場合は?

実は第184条の9には、
特許庁長官は、第184条の4第1項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間(略)の経過後(略)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。(注:カッコ書き省略)
とあってつまり、公開公報や公表公報と違って、国内で公報を発行しなければならない旨の規定が特許法にないんですね、日本に国内段階移行した日本語のWO公報って。

でも、国内で公報として発行されないということは、日本の人にとってその発明情報や法的状況情報はとてもアクセスしにくくなってしまうもの。だから、特許法で規定はなくても、サービスとして(元上司談)公表公報のようなものを発行してあげましょうということで、日本語WO公報が番号もそのままに日本国内において再発行されるのが、再公表公報というわけです。

再公表公報はベースとなる特許法上の規定がなく、オリジナルの文献番号も付与されず、単にWO公報を再発行し直しているだけなので、「日本の公報でない」という扱いでないのでしょう。文献番号が付与されないからIPDLの「特許・実用新案文献番号索引照会」では出願番号から照会することができず、でも発明情報や法的状況情報にアクセスできるように「特許・実用新案公報DB」には収録されている、ということなのだと思います。

ところで、再公表公報というのはサーチャー(ここでは特許情報にアクセスしようとする人、の意味)にとって大変有り難く、かつは面倒くさい存在だったりします。本当はこっちのほうがメインで書こうと思ったのですが、前段部分だけで結構な長文記事になってしまったので、また、次回の記事で書きたいと思います。
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by hemp-vermilion | 2011-01-09 13:24 | 知財いろいろ